Ar prekių ženklų direktyvoje nustatytas tarptautinis prekių ženklų teisių išsėmimas?

1988 m. gruodžio 21 d. Pirmosios Tarybos direktyvos 89/104/EEB dėl valstybių narių prekių ženklų įstatymų derinimo 7 straipsnio 1 dalyje numatyta: „Prekių ženklas nesuteikia savininkui teisės uždrausti juo ženklinti savo paties arba su jo sutikimu į Bendrijos rinką išleistas ir tuo prekių ženklu pažymėtas prekes.“ Tai, kad Prekių ženklų direktyvoje nenumatytas tarptautinis prekių ženklų teisių išsėmimo (ang. international exhaustion) principas, bet jis tiesiogiai ir nepaneigtas, vis dar kyla klausimas ar pagal Prekių ženklų direktyvą yra galimas tarptautinis teisių išsėmimas, t.y. ar prekių ženklo teisių savininkas turi teisę uždrausti importą iš trečiųjų šalių, kai toks importas vyksta be prekių ženklo savininko sutikimo. Šio tyrimo tikslas – nustatyti ar tarptautinis prekių ženklų teisių išsėmimo principas taikomas Europos Sąjungoje. Laisvas prekių judėjimas ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga yra svarbios ES vertybės, tačiau tarp jų yra įtampa. Tam, kad subalansuoti laisvą prekių judėjimą ir vidaus rinkos integralumą su prekių ženklų teisių apsauga, svarbu įvertinti ar šių vertybių subalansavimo priemonės yra pakankamos ir ar jos atitinka Europos ekonominės erdvės sutartį ir Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos. Darbas parodė, kad Prekių ženklų direktyvos 7 straipsnio 1 dalis negali būti suprantama kaip leidžianti tarptautinį prekių ženklų teisių išsėmimą, t. y. prekių ženklų teisių savininkas turi teisę uždrausti importą iš trečiųjų šalių, esančių už Europos ekonominės erdvės, kai toks importas vyksta be prekių ženklų savininko sutikimo. Tačiau tas pats straipsnis gali būti interpretuojamas kaip leidžiantis tarptautinį teisių išsėmimą, kai jis yra taikomas Europos ekonominės erdvės šalių, kurios nėra ES šalys narės. Tokį sprendimą priėmė Europos laisvosios prekybos asociacijos teismas ir jo sprendimas yra pateisinamas, įvertinus Europos ekonominės erdvės sutarties ir Europos Bendrijos steigiamosios sutarties skirtumus. Prekių ženklų direktyvos leidybos istorija ir Silhouette bylos priešistorė, kuomet tarptautinis prekių ženklų teisių išsėmimo taikymas buvo nacionalinis reikalas, rodo, kad ES šalys narės neturėjo intencijos eliminuoti tarptautinio prekių ženklų teisių išsėmimo. Šalys narės buvo įpareigotos taikyti tik prekių ženklų teisių išsėmimą Bendrijos mastu. Tačiau Silhouette byla pakeitė situaciją: tam, kad išsaugoti vidaus rinkos integralumą Europos Sąjungoje, Europos teisingumo teismas uždraudė nacionalinėje teisėje taikyti tarptautinį teisių išsėmimo principą. Taigi šis sprendimas buvo neigiamai vertinamas ES šalių narių ir kai kurių teisės mokslininkų. Europos teisingumo teismas sukūrė tinkamas priemones laisvo prekių judėjimo ir prekių ženklų teisių apsaugos subalansavimui, kas leidžia išvengti diskriminacijos ar apgaulingo prekybos ribojimo tarp šalių narių. Vis dėl to yra abejonių ar tarptautinio prekių ženklų teisių išsėmimo principo eliminavimas yra suderinamas su prekių ženklų paskirtimi ir funkcija. Lygiagretus importas pats savaime nepažeidžia prekės kilmės garantijos ar specifinio prekių ženklo objekto ir visiškas tarptautinio prekių ženklų teisių išsėmimo principo eliminavimas nukrypsta nuo esminės prekių ženklų funkcijos kaip ją apibrėžia Europos teisingumo teismas. Taigi visiškos tarptautinio prekių ženklų teisių išsėmimo eliminavimo iš ES teisės pagrįstumas yra abejotinas. Nors Silhouette sprendimas ir kiti Europos teisingumo teismo sprendimai neprieštarauja GATT ir TRIPS, bet vis tiek jie nėra visiškai suderinami su Pasaulinės prekybos organizacijos standartais ir globalizacijos tendencijomis, kuomet tarptautinis teisių išsėmimas yra labiau pateisinamas nei regioninis išsėmimas. Atsižvelgiant į išvadą, kad Bendrijos lygio išsėmimo principas nėra visškai suderinamas su prekių ženklų paskirtimi ir funkcija, nėra visiškai suderinamas su globalizacijos tendencijomis, paanalizavus JAV patirtį ir turint omenyje ES politiką apsaugoti vidinę rinką nuo užsienio konkurencijos, rekomenduotina bent jau padaryti kompromisinį sprendimą tarp regioninio ir tarptautinio išsėmimo principų taikymo. ES galėtų ir toliau taikyti Bendrijos lygio prekių ženklų teisių išsėmimą, bet tuo pat metu ji galėtų taikyti JAV „bendro valdymo išimtį,“ kuri reiškia, kad tos pačios prekės, kurios yra parduodamos vietos rinkoje galėtų būti importuojamos be prekių ženklų teisių savininko leidimo, jeigu tos prekės užsienyje parduodamos prekių ženklų savininko ar susijusios įmonės. Šis kompromisinis pasirinkimas būtų labiau suderinamas su prekių ženklų paskirtimi ir funkcija.

The Article 7(1) of the First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to the trade marks states: “The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit its use in relation to goods which have been put on the market in the Community under the trade mark by the proprietor or with his consent.” The fact that there is no international exhaustion of the trade mark rights in the Trade Mark Directive foreseen and that it is not forbidden either arises the question if the international exhaustion is possible, i. e. whether the trade mark proprietor has the right to forbid imports from third countries when such imports is without the consent of trade mark proprietor. The objective of this research is to find out whether the international exhaustion of trade mark proprietor rights is applicable in the European Union. Free movement of goods and protection of intellectual property are both important EU values, however there is a tension between them. In order to balance free movement of goods and internal market integrity with the protection of trade mark protection, it is necessary to consider whether the means for balancing those values are sufficient and whether they are in line with the EEA and GATT agreements. The work showed that the Article 7(1) of the Trade Mark Directive can’t be understood to the effect that international exhaustion is permitted, i. e. a trade mark proprietor has the right to prevent imports from third countries outside the EEA when such imports take place without the consent of the trade mark proprietor. However the same Article of the Trade Mark Directive is to be interpreted as allowing international exhaustion when it is applied by the States which are members of EEA agreement but are not EU members states. The following decision was made by the European Free Trade Association Court and it’s reasoning is justifiable keeping in mind the differences between the EEA Agreement and EC Treaty. Legislative history of the Trade Mark Directives and the prior situation to the Silhouette case, when the application of the international trade mark exhaustion was the national matter show that there was no intention of the EU member states to eliminate the international exhaustion principle. Member states were obliged to apply only the Community-wide exhaustion as a minimum standard. However the Silhouette case changed the situation: in order to preserve integrity of internal market in the EU, European Court of Justice prohibited the application of international exhaustion in national laws. Thus this decision was followed by opposition from Member States and some law scholars. European Court of Justice created proper means to balance the free movement of goods and protection of trade mark rights which help to avoid arbitrary discrimination or the disguised restriction on trade between Member States. However there is serious doubt whether the elimination of international exhaustion of trade mark rights is compatible with the purpose and function of the trade mark. Parallel import in it self does not distort the guarantee of the good origin or specific subject matter of the trade mark property and the complete elimination of the international exhaustion of trade mark rights departs from the essential function of the trade mark as defined by the European Court of Justice. Thus validity of the complete elimination of the international exhaustion from the EU law is doubtful. Though the Silhouette decision and other ECJ decisions do not contradict the GATT and TRIPS, but still they are not completely in line with standards of WTO and tendencies of globalization when the international exhaustion is more justifiable than the regional exhaustion. Having regard to the conclusions that Community-wide exhaustion principle is not very compatible with the purpose and function of the trade mark, not in line with globalization tendencies, after analyzing good experience of the USA and keeping in mind the EU policy to protect internal market from foreign competition, it is recommended at least to make a compromise among the application of regional and international exhaustion. EU could continue with the Community-wide exhaustion but it also could apply the USA “common control exception” which means that the same goods which are sold in the domestic market can be imported without trade mark holder permission if those goods were sold abroad by the trade mark holder or related company. This compromise option would be more compatible with the trade mark purpose and function.